使用他人商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)不正當(dāng)性探究

編者按
不久前，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司訴江蘇山寶集團(tuán)有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競爭糾紛案作出終審判決，判決駁回上訴，維持原判。此前，一審法院判令山寶公司立即停止侵犯建設(shè)路橋公司商標(biāo)權(quán)的行為，規(guī)范使用企業(yè)名稱，但駁回了建設(shè)路橋公司要求山寶公司變更企業(yè)字號(hào)的訴訟請(qǐng)求。本文作者對(duì)類似案件的判決思路和結(jié)果加以總結(jié)，分析使用他人商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)構(gòu)成不正當(dāng)競爭的判斷標(biāo)準(zhǔn)及考查因素。

案例一

案情
建設(shè)路橋公司在第7類破碎機(jī)等商品上注冊了“+山寶”“+山寶+SHANBAO”和“山寶”系列商標(biāo)。其中，“+山寶+ SHANBAO”具有較高知名度，自1998年起連續(xù)多年被認(rèn)定為上海市著名商標(biāo)，2005年被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。山寶公司原系建設(shè)路橋公司的經(jīng)銷商，原企業(yè)名稱為江蘇信義機(jī)電設(shè)備有限公司，2004年9月2日變更為現(xiàn)企業(yè)名稱。雙方2015年初終止合作關(guān)系后，建設(shè)路橋公司發(fā)現(xiàn)山寶公司在其生產(chǎn)商品、宣傳手冊、網(wǎng)站和展會(huì)上仍突出使用“山寶”“江蘇山寶”“江蘇山寶集團(tuán)”“SHANBAO”“SHANBAOGROUP”等標(biāo)識(shí)。建設(shè)路橋公司遂訴至法院，請(qǐng)求判令山寶公司停止商標(biāo)侵權(quán)行為，停止使用“山寶”“SHANBAO”或其他與之近似的詞語作為字號(hào)。
判決結(jié)果
一審法院審理后認(rèn)為，山寶公司突出使用“山寶”等標(biāo)識(shí)的行為侵害了建設(shè)路橋公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)，但山寶公司注冊、使用“江蘇山寶集團(tuán)有限公司”這一企業(yè)名稱及企業(yè)名稱的英文翻譯不構(gòu)成不正當(dāng)競爭，故判決山寶公司停止上述商標(biāo)侵權(quán)行為、規(guī)范使用其企業(yè)名稱，駁回建設(shè)路橋公司要求山寶公司變更企業(yè)字號(hào)的訴訟請(qǐng)求。一審法院判決后，建設(shè)路橋公司和山寶公司均不服，向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。
上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后認(rèn)為，山寶公司生產(chǎn)的商品和建設(shè)路橋公司涉案注冊商標(biāo)核定使用的商品屬于相同或類似商品。山寶公司在展會(huì)、網(wǎng)站、宣傳手冊和商品上將企業(yè)名稱簡化使用為“江蘇山寶集團(tuán)”“山寶集團(tuán)”“JIANGSU SHANBAO GROUP”“SHANBAO GROUP”，有的“山寶”兩字比“集團(tuán)”兩字稍大，有的“山寶”兩字的顏色為紅色、“集團(tuán)”兩字的顏色為黑色，屬于將企業(yè)字號(hào)突出使用。建設(shè)路橋公司的涉案圖文組合商標(biāo)經(jīng)長期使用，在市場上已具有較高的知名度，“山寶”“SHANBAO”系商標(biāo)的呼叫部分。山寶公司突出使用的字號(hào)與建設(shè)路橋公司商標(biāo)的文字部分相同，且山寶公司曾長期銷售建設(shè)路橋公司的商品，容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為山寶公司與建設(shè)路橋公司存在特定聯(lián)系。山寶公司的上述行為，侵害了建設(shè)路橋公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。山寶公司2004年使用“山寶”作為企業(yè)字號(hào)后，仍是建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商，建設(shè)路橋公司應(yīng)當(dāng)預(yù)見山寶公司的行為客觀上可能對(duì)相關(guān)公眾造成混淆，但其在10余年時(shí)間里未提出異議且長期與山寶公司保持著頻繁業(yè)務(wù)往來。山寶公司除經(jīng)銷建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品外，還從事其他經(jīng)營行為，通過長期經(jīng)營，其企業(yè)名稱已承載了公司商譽(yù)。因此，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為山寶公司注冊、使用含有“山寶”字號(hào)的企業(yè)名稱以及使用其企業(yè)名稱的英文翻譯不違背誠實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

案例二

案情
薇薇新娘公司是第3419936號(hào)薇薇新娘注冊商標(biāo)專用權(quán)人，該商標(biāo)核定服務(wù)項(xiàng)目為第40類，包括照片底片沖洗、照片沖印、照相印刷、照相排版、藝術(shù)品裝框、藝術(shù)品裝幀，注冊有效期至2024年7月27日。2013年7月3日，薇薇新娘公司被中國人像攝影學(xué)會(huì)認(rèn)證為中國婚紗攝影十大優(yōu)秀企業(yè)；同年12月3日，薇薇新娘商標(biāo)被認(rèn)定為山東省著名商標(biāo)。江蘇省泰州市薇薇新娘婚紗攝影館系經(jīng)工商部門核準(zhǔn)登記的個(gè)體工商戶，經(jīng)營范圍為婚紗攝影、新娘化妝、婚紗出租服務(wù)等。薇薇新娘公司主張被告侵犯其商標(biāo)專用權(quán)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭，向法院提起訴訟。
判決結(jié)果
一審法院認(rèn)定薇薇新娘婚紗攝影館侵犯了薇薇新娘公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)，但薇薇新娘商標(biāo)取得知名度在薇薇新娘婚紗攝影館成立之后，且薇薇新娘公司的經(jīng)營區(qū)域集中于山東地區(qū)，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明薇薇新娘婚紗攝影館在注冊薇薇新娘個(gè)體工商戶字號(hào)時(shí)具有攀附薇薇新娘公司商標(biāo)及企業(yè)聲譽(yù)的主觀惡意，薇薇新娘婚紗攝影館的行為不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。二審法院駁回上訴，維持原判。

案例三

案情
唐人酒店管理(香港)有限公司2003年3月21日核準(zhǔn)注冊了第3052162號(hào)如家橫排商標(biāo)和第3052163號(hào)如家豎排商標(biāo)，商標(biāo)核定服務(wù)項(xiàng)目為第42類，包括飯店、餐館、旅館預(yù)定、住所(旅館，供膳寄宿處)等服務(wù)。2005年5月31日上述商標(biāo)變更商標(biāo)注冊人為如家酒店連鎖管理(香港)有限公司(以下簡稱如家酒店公司)。如家酒店公司與和美公司簽訂了商標(biāo)使用權(quán)許可合同及補(bǔ)充協(xié)議，授權(quán)和美公司使用第3052162號(hào)橫排如家商標(biāo)，許可方式為排他許可，許可期限為2005年1月8日至2013年3月20日。2014年7月，和美公司發(fā)現(xiàn)凱旋分店在濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)營的酒店名稱為“如家商務(wù)賓館”，酒店外觀裝潢及內(nèi)部陳設(shè)中多次使用“如家”文字及服務(wù)標(biāo)識(shí)，與和美公司“如家”橫排注冊商標(biāo)相同。和美公司認(rèn)為，濟(jì)南如家、凱旋分店的行為涉嫌侵犯涉案商標(biāo)專用權(quán)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
判決結(jié)果
一審法院認(rèn)定，濟(jì)南如家、凱旋分店使用上述標(biāo)識(shí)經(jīng)營與和美公司相同的服務(wù)項(xiàng)目，其行為足以引起相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)注冊人與企業(yè)名稱所有人誤認(rèn)，使他人對(duì)市場主體、服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，侵犯了和美公司的商標(biāo)專用權(quán)。從主觀上看，濟(jì)南如家、凱旋分店使用“如家”字號(hào)進(jìn)行企業(yè)名稱登記時(shí)，如家商標(biāo)已具有一定顯著性和市場知名度。濟(jì)南如家、凱旋分店作為賓館服務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在注冊登記時(shí)對(duì)在先的如家商標(biāo)專用權(quán)主動(dòng)避讓，濟(jì)南如家、凱旋分店存在利用如家商標(biāo)商譽(yù)的主觀意圖。因此，法院認(rèn)定濟(jì)南如家、凱旋分店使用他人注冊商標(biāo)作為自己企業(yè)字號(hào)的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。山東省高級(jí)人民法院審理后駁回上訴，維持原判。

將他人商標(biāo)作為字號(hào)構(gòu)成違法的判斷標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)于處理在后登記的企業(yè)名稱與在先注冊的商標(biāo)之間的沖突，《反不正當(dāng)競爭法》與《商標(biāo)法》存在一定的交叉和重疊。對(duì)司法實(shí)踐進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，法院在認(rèn)定使用他人商標(biāo)作為字號(hào)行為違法時(shí)注重將兩者加以區(qū)分。如果注冊使用企業(yè)名稱本身具有不正當(dāng)性，即不正當(dāng)?shù)貙⑺司哂休^高知名度的在先注冊商標(biāo)作為字號(hào)注冊登記為企業(yè)名稱，即使規(guī)范使用仍足以產(chǎn)生市場混淆的，按照不正當(dāng)競爭行為處理。如果是不規(guī)范使用企業(yè)名稱，在相同或者類似商品上突出使用與他人注冊商標(biāo)相同或相近的企業(yè)的字號(hào)，使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，按照侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為處理。
簡而言之，法院以“企業(yè)字號(hào)的使用是否具有不正當(dāng)性”對(duì)案件進(jìn)行分類，然后區(qū)分適用《反不正當(dāng)競爭法》或《商標(biāo)法》。由此，判斷他人對(duì)企業(yè)字號(hào)的使用是否具有不正當(dāng)性尤其重要。

將他人商標(biāo)作為字號(hào)的不正當(dāng)性考查因素

從相關(guān)案例可以看出，法院在判斷使用他人商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)的不正當(dāng)性時(shí)，主要考查兩個(gè)方面的因素。
一、行為人是否具有違反公平競爭的主觀惡意
在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中，行為人是否具有主觀惡意僅是承擔(dān)損害賠償責(zé)任與否的考慮因素之一。在不正當(dāng)競爭認(rèn)定中，行為人沒有主觀惡意可以阻卻不正當(dāng)競爭行為的構(gòu)成，即“無意撞車”或純屬巧合的情況。
考查行為人的主觀惡意程度，主要綜合7個(gè)因素：注冊商標(biāo)的知名度，行為人是否與商標(biāo)權(quán)人有過商業(yè)接觸或地域上非常臨近，行為人登記的企業(yè)經(jīng)營范圍與注冊商標(biāo)核定使用商品的類似程度，行為人是否將該企業(yè)名稱或字號(hào)當(dāng)成商標(biāo)使用，行為人是否變更企業(yè)名稱使其與他人商標(biāo)更相似，行為人在企業(yè)名稱使用過程中是否采取了說明性的文字或圖案標(biāo)示與他人商標(biāo)的區(qū)別，行為人以往的類似侵權(quán)記錄等。
這一因素在山寶案中體現(xiàn)得較為明顯。山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)，不存在主觀惡意。同時(shí)，在山寶公司2004年使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)后，仍作為建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商與其開展合作。此時(shí)，建設(shè)路橋公司的涉案商標(biāo)已具有較高知名度，應(yīng)當(dāng)預(yù)見山寶公司的行為會(huì)使相關(guān)公眾造成混淆，但在長達(dá)10年的時(shí)間內(nèi)未提出異議，反而長期與山寶公司保持頻繁業(yè)務(wù)往來。因此，法院認(rèn)定山寶公司注冊、使用含有“山寶”字號(hào)的企業(yè)名稱以及使用其企業(yè)名稱的英文翻譯不違背誠實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不存在主觀惡意，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
二、綜合考慮各方面因素判斷是否構(gòu)成混淆
判定商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，只要對(duì)商標(biāo)的使用足以導(dǎo)致消費(fèi)者可能對(duì)商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，就可認(rèn)定侵權(quán)。從《反不正當(dāng)競爭法》的相關(guān)規(guī)定看，引人誤認(rèn)并不需要證明有消費(fèi)者實(shí)際發(fā)生了混淆，只要有發(fā)生混淆的可能即認(rèn)定為不正當(dāng)競爭。不過，商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中主要審查企業(yè)名稱是否與原告商標(biāo)構(gòu)成混淆，不正當(dāng)競爭認(rèn)定中則考慮企業(yè)名稱的完整、規(guī)范使用是否足以導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)。因而，法院在判斷使用他人商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)的不正當(dāng)性時(shí)，通常綜合考慮在先商標(biāo)的知名度、商標(biāo)權(quán)人對(duì)商標(biāo)的使用情況，以及被訴侵權(quán)人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營特點(diǎn)及實(shí)際經(jīng)營狀況等方面因素。
在薇薇新娘一案中，薇薇新娘公司的商標(biāo)使用范圍主要集中在山東地區(qū)，薇薇新娘婚紗攝影館主要在江蘇省泰州市開展經(jīng)營，其使用薇薇新娘作為字號(hào)的行為不足以使消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)，也沒有足夠證據(jù)證明其有攀附薇薇新娘公司的主觀惡意，因此法院并未支持薇薇新娘公司的主張。在如家案中，如家注冊商標(biāo)是在先權(quán)利且具有較高知名度，濟(jì)南如家、凱旋分店將其注冊為企業(yè)名稱，并在酒店外觀、樓層索引、宣傳名片、門卡、洗漱用品、經(jīng)營場所內(nèi)等多次使用與如家注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，且其提供的服務(wù)與涉案商標(biāo)核定使用的服務(wù)項(xiàng)目相同，足以引起消費(fèi)者對(duì)酒店經(jīng)營者和酒店來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，因此構(gòu)成不正當(dāng)競爭。